品牌保护 | “小米生活”摹仿“小米”被判赔5000万元
赵立辉 何京
近期，北京市高级人民法院就“小米生活”商标确权行政案件作出终审判决，中山奔腾公司于2011年11月申请的“小米生活”商标被宣告无效，“小米”与李鬼“小米生活”之间的行政、民事诉讼大战历经近3年，终于尘埃落定。
【案情简介】
2010年4月，小米科技有限责任公司（下文将其与其关联公司统称为“小米公司”）在“手提电话”等商品上申请注册“小米”商标，并于2011年4月核准注册。
2011年8月16日，小米手机正式发布。
2011年11月23日，中山奔腾公司申请在“电炊具、燃气炉、热水器、厨房用抽油烟机、饮水机、电暖器、电压力锅（高压锅）、消毒碗柜、冰箱、风扇”等商品上注册“小米生活”商标。小米公司对其提出异议，但未成功，“小米生活”商标获准注册。
之后，中山奔腾公司及其关联公司在线上线下使用“小米生活”商标开展了大量经营活动，销售了大量“小米生活”牌压力锅、电磁炉、电饭煲、挂烫机、油烟机等家电。
小米公司于2017年10月针对“小米生活”商标提出无效宣告请求，又于2018年11月针对中山奔腾公司等关联主体向法院提起商标侵权及不正当竞争之诉。
图：“小米生活”vs“小米”商标民事及行政程序案时间线
判决结果——商标确权行政案：
国家知识产权局、一审法院、二审法院均认为：“小米生活”商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形，应予无效宣告。
判决结果——商标侵权及不正当竞争民事案：
一审判决：小米公司的“小米”商标构成驰名商标；中山奔腾公司等被告的被诉行为构成侵害商标权及不正当竞争，赔偿小米公司5000万元及合理维权费用。二审判决：维持一审判决。
【裁判要点】
一、商标确权行政案——“以不正当手段取得注册”的认定标准
法院认为：
1. “小米生活”注册人应当知道“小米”商标的存在
在“小米生活”申请日前，小米公司的“小米”商标在手机等商品上已具有一定知名度，中山奔腾公司接触并知晓“小米”商标的可能性较大，其对“小米生活”的申请注册难谓巧合。
2. “小米生活”注册人大量申请与其他知名品牌近似的商标
在中山奔腾公司注册的90余件商标中，不仅有在多件与小米公司“小米”“智米”标志近似的商标，还有“百事百乐PAPSIPAPNE”“盖乐世”“威猛先生”“奔腾大地”等与他人具有较强显著性或较高知名度的商标相同或相近的商标。
结合以上两点，法院认为：中山奔腾公司大量申请注册包括“小米生活”在内的与他人知名品牌相同或相近的商标，具有搭他人商誉便车之嫌，扰乱了商标注册秩序，并有损公平竞争的市场秩序，已构成《商标法》规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
二、商标侵权民事案裁判要点
1. 驰名商标的认定——不应机械适用“3年”持续时间
认定“小米”商标在“小米生活”商标申请注册时是否已经构成驰名商标，法院考虑以下因素：
（a）行业特点：2011年是我国移动互联网迅速发展的一年。小米公司通过“硬件+软件+互联网”的商业模式，在较短的时间内将小米手机打造成互联网知名品牌手机。
（b）特定时间点前后补强证据：在认定“小米生活”商标申请注册时这一时间点的“小米”商标知名度状态时，不应孤立、片面地认定，应综合分析前后相近一段时间内“小米”商标使用证据，对发生在该时间点之后，能够补强证明该时间点商标知名度状态的使用事实，酌情予以考虑。
（c）企业名称和商标共同承载企业商誉：小米公司企业字号与涉案商标“小米”重合，两者具有高度关联性，在认定“小米”商标知名度时，亦应适当考虑小米公司企业名称的使用情况和知名度。
在综合考虑以上因素后，法院认定“小米”商标在2011年11月“小米生活”商标申请注册时已经构成驰名商标。
2. 驰名商标与注册商标冲突时——注册商标侵权
根据相关司法解释，市场主体使用的注册商标系复制、摹仿或者翻译驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据权利人的请求，判决禁止使用该注册商标。
3. 对驰名品牌的全方位效仿构成不正当竞争
中山奔腾公司及其关联主体从商标、宣传用语、颜色搭配、粉丝昵称等方面对“小米”进行全方位的效仿，刻意制造与小米公司及其商品之间的模糊链接，误导消费者，不正当地掠夺小米公司的商誉以及消费群体，有违诚实信用原则，属于以引人误解的方式进行商业宣传，构成不正当竞争。
4. 惩罚性赔偿的适用条件
在本案中，法院对中山奔腾公司等被告适用3倍惩罚性赔偿，主要基于对下列因素的考虑：
（a）被告主观上具有侵权恶意，侵权情节恶劣，侵权后果严重；
（b）在北京知识产权法院已经作出行政判决认定“小米生活”商标应予无效宣告，且本案一审法院已经判决认定被告侵权成立后，直到本案二审期间，被告仍在持续宣传、销售“小米生活”牌商品，侵权恶意明显；
（c）侵权商品种类多样，数量多，侵权规模大；
（d）“小米生活”牌商品存在质量问题，这在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致“小米”商标的良好声誉受损，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。
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一、注册时间短亦可认定驰名商标
在通常的涉驰名商标认定案件中，一般需要相关商标的注册时间或持续使用时间在三到五年以上，才可能被认定为驰名。
而在本案中，“小米”商标于2011年4月核准注册，“小米生活”商标于同年11月即申请注册，两者相隔不过半年多的时间，法院在认定2011年11月时“小米”商标的驰名状态时，突破了三到五年这一时间门槛，根据互联网行业特点，认为在新兴行业环境中，在相关品牌客观上在短时间内达到为相关公众广为知晓的知名度的情况下，即便商标注册及使用时间较短，也可以认定为驰名商标。
这一司法观点适应当今互联网等新兴行业受众基础广泛、发展迅速的特点，不拘泥于成规，更有利于保护品牌权利人和广大消费者的利益。
二、使用已注册商标仍可能侵犯他人商标权
通常而言，如果商标使用人已经注册了其使用的商标，则可以自己拥有注册商标专用权为由对抗他人的侵犯商标权指控，法院也会以案件涉及两个注册商标之间的冲突时，应先对被控侵权人的商标提起确权程序为由，对侵犯商标权之诉作不予受理或驳回起诉的处理。因此，已将所使用的商标进行注册是商标使用人对抗他人的侵权指控的一大盾牌。 不过，这一抗辩在遇到驰名商标时就不好使了，即便商标使用人已将商标注册，但是如果该商标与驰名商标构成近似，则法院仍可判决禁止该注册商标的使用。 因此，即便有主体在某些商品类别上用与驰名商标相同或近似的商标成功注册，驰名商标的权利人仍可通过在商标侵权诉讼程序中要求认定驰名商标而获得特别保护。
三、商标布局规划应尽早
小米手机于2011年8月首开产品发布会，早在一年多前的2010年4月，小米公司即在“手提电话”等商品上提出商标注册申请，商标申请不可谓不早。只是，商标注册的使用商品类别太过单一，致使在家电类别上被他人抢先注册了类似商标。
因此，正如我们在前几篇品牌收复系列文章中所提到的，商标布局必须提前、科学规划，企业仅仅在主营商品上注册一枚商标是远远不够的，在品牌创设之处就应当寻求专业人士的帮助，尽早规划商标布局，确立商标注册的核心圈层、近似圈层和防御圈层，科学申注合理圈地，尽早建立品牌八卦阵。
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