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一、引言

随着全球贸易的恢复，越来越多的企业将产品输出到全球多个国家。不少企业在产品出海之前会寻求律师针对不同的国家专利进行侵权风险分析，避免产品进入当地市场时引发竞争对手的专利侵权诉讼以及可能发生的惩罚。

在进行专利侵权分析时，法院会判断被控侵权产品是否包含与专利权利要求全部技术特征相同或者等同的技术特征，确定被控侵权产品是否构成相同侵权或者等同侵权。实践中原被告双方经常对是否构成等同侵权产生较大争议，由于各国法律实践的地域性差异，同一产品面对相同内容的专利时，可能产生不同的侵权判定结果，本文以案例出发分析各国专利侵权判定的差异。

二、案件事实

甲公司于2007年2月向国家知识产权局申请了名称为“用于超声诊断设备的体位图操作方法和系统”的发明专利（“涉案专利”），于2010年12月获得授权。

涉案专利是针对医用超声诊断设备体位图标注进行的改进发明。医用超声诊断设备中，系统会提供体位图，在图像保存或扫描时，操作者选择体位图进行超声图像的标注。传统的医用超声诊断设备在添加体位图时，操作者通过在菜单上选择所需体位图，系统将所选择的体位图添加到当前活动图像上的一个默认的位置。使用传统的体位图操作方法，体位图添加的位置不能进行自由选择，且每个图像只能添加一幅体位图。涉案专利提供的体位图操作方法和系统，可拖动体位图到使用者所设想的目标位置。

说明书附图

甲公司经调查发现，乙公司自2016年以来，制造、销售和许诺销售可能侵犯甲公司专利权的产品，将乙公司起诉至法院。

D.一旦接收到选择信号，则控制所选体位图跟随光标移动，直到将体位图定位在用户所设想的目标位置，所述目标位置是当前活动图像和非活动图像上的任意一个位置，所选体位图只能跟随光标在其所在的图像范围内移动。

d. 被诉侵权产品的体位图外廓呈现方框后，表示已接收到选择信号，体位图可跟随手指相应移动，直到将体位图定位在用户所设想的目标位置，具体为，当手指位于活动图像上时，所述目标位置为活动图像区域上的任意一个位置，当手指位于非活动图像上时，所述目标位置为非活动图像区域上的任意一个位置。

案件审理中，甲公司和乙公司对被控侵权产品的技术特征a、b、c与权利要求的技术特征A、B、C构成相同均无异议，但对被控侵权产品的技术特征d与权利要求记载的技术特征D是否等同产生了争议。

上述案件实际发生在中国，一审法院、二审法院及再审法院均认定乙公司构成等同侵权。假设案件发生在其他国家，乙公司是否都会被认定为等同侵权呢？带着这个问题我们对案件在中国的审理过程进行回顾，并对美国、日本、德国、英国的等同侵权判定进行了分析。

三、各国专利等同侵权分析

在进行专利侵权判定时，各国的等同侵权判定原则均由判例发展形成[1]，并逐渐在实践中确立了等同侵权判定的一般规则。

1、中国

中国的等同侵权判断规则主要借鉴了美国的经验，并逐渐在司法实践中上升为司法解释。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》第十三条规定“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。

上述案件在中国审理时，甲公司的涉案专利权利要求和乙公司的被控侵权产品的技术特征被分为四组，并且甲公司和乙公司对前三组特征构成相同均无异议，仅对被控侵权产品的技术特征d与权利要求记载的技术特征D是否等同产生了争议。甲公司在申请涉案专利时，医用超声诊断设备基本都采用“轨迹球+光标”进行操作，随着触摸屏技术的发展，用手指进行屏幕操作的技术越来越广泛，触摸屏幕也不再设置“光标”。甲公司提供了多份证据记载了使用触摸屏技术的医用超声诊断设备，这些证据由第三方公开，时间都在专利授权和乙公司被控侵权行为发生之间。

一审法院[2]经庭审勘验和演示比对认为，被控侵权产品的技术特征d与权利要求记载的技术特征D，区别仅在于被控侵权产品通过触摸屏操作代替“轨迹球+光标”的操作，甲公司提交的证据可以证实在侵权行为发生日之前，超声诊断设备上已经在大量采用触摸屏的技术方案来代替“轨迹球+光标”的技术方案，两者均是实现对体位图的选择和操作，所起到的功能和实现的技术效果相同，且均是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生日容易想到的替换方案。

二审最高院[3]认为根据司法解释以被诉侵权行为发生时为基点判断技术特征是否构成等同，被诉侵权行为发生时触摸屏技术已十分普及，成为操控电子设备的常用手段。因此，被诉侵权产品这种以触摸屏操作代替“轨迹球+光标”的手段替换无需创造性劳动即可实现。二者实质是以基本相同的手段，实现相同的功能和效果，并且是本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

再审法院[4]对二审判决进行了确认，认为被诉侵权行为发生日之时，触摸屏技术已是操控电子设备的常用技术，而超声诊断设备也已大量采用触摸屏。对于本领域技术人员而言，能够意识到“触摸屏”和“轨迹球+光标”二者实质是以基本相同的手段，实现相同的功能和效果，属于无须经过创造性劳动就能够联想到的技术特征，构成等同特征。

2、美国

美国是最早确立等同原则的国家[5]。1790年美国通过第一部专利法，此时法案并不要求申请人提供权利要求书，在侵权判定中由法官基于说明书确定专利的保护范围。1814年Odiorne v. Winkley案[6]中法官指出，表面上的微小修改不能动摇发明人权利，这一阶段的侵权判定体现了等同侵权的思想。1836年美国对专利法进行了重大改革，确定了权利要求制度，申请人被要求提供具体的权利要求，以定义其专利权的范围和保护对象。权利要求制度建立初期，等同原则逐步成型，1878年Machine Co. v. Murphy案[7]中，法院确定了认定等同侵权的基本规则，被控侵权产品将被认定为侵权“如果它以基本相同的方式执行基本相同的功能，以获得相同的结果”。

随着权利要求制度的不断完善，等同原则逐渐衰落，侵权判定基本陷入字面侵权，直到1950年，美国最高法院在Graver Tank案[8]中再次适用了等同理论。法院指出“如果两个设备以基本相同的方式完成相同的工作，并完成基本相同的结果，即使它们在名称、形式或形状上不同，它们也是相同的”，法院还指出“在确定等同物时，必须考虑专利中使用某种成分的目的、该成分与其他成分结合时所具有的品质、该成分拟执行的功能，以及本领域技术人员是否知道专利中未包含的成分与专利中含有的成分的可互换性”，“等同性的认定是对事实的认定。证明可以以任何形式进行：通过专家或其他精通该技术的人的证词;通过文件，包括文本和论文;当然，还有对现有技术的公开”。该案具有里程碑意义，其确定了现代等同原则，即“三相同”测试或“功能、方式、结果”测试。在解释该原则时，法院确认适用等同侵权原则的依据在于克服语言表达的局限，仅适用字面侵权将使得发明的实质服从于形式。

Graver Tank案确定的等同原则是整体等同理论，被控侵权产品或方法按照一个整体进行“三相同”测试，导致实践中权利要求保护范围被不适当扩大解释，并引起了激烈的争议。1997年，最高法院在Warner-Jenkinson案[9]重新审视了Graver Tank案确定的等同原则，提出“所有要素”测试，专利权利要求中包含的每个要素都被视为对界定专利发明保护范围的重要内容，因此等同原则必须适用于权利要求的单个要素，而不是整个被控产品或者方法。最高法院将等同原则的适用由整体等同转为对应特征的等同。在该案中，法院进一步确认等同评估的时机，“无论被控侵权要素是否等同于权利要求保护的要素，评估等同性的适当时机以及知道评估要素之间可互换性的适当时机是在侵权时，而不是在专利授权时”。该案将等同评估的时机确定为侵权时，随着时间推移和技术进步，等同物会不断更新，新技术和方法可能会被认为与专利要求要求等同。

Warner-Jenkinson案确定的“所有要素”测试为等同侵权的判断提供了一个相对明确的测试标准，并对其他国家和地区的专利制度产生了影响。

回到本案，假如案件发生在美国，我们认为权利要求中的所有要素比对过程与中国案件类似。甲公司和乙公司对被控侵权产品和权利要求记载的前三组特征应当也无争议，对被控侵权产品技术特征d和权利要求记载的技术特征D发生争议，并集中在产品的技术特征d中的“手指”和权利要求技术特征D中的“光标”上。权利要求中技术特征D利用“光标”控制体位图移动到目标位置，而被控侵权产品技术特征d是利用“手指”控制体位图移动到目标位置，权利要求中的要素“光标”在被控侵权产品中被替换为“手指”。按照Warner-Jenkinson案中确定等同评估的时机，在侵权发生时甲公司提供的证据说明本领域技术人员知晓“手指”与“光标”的可互换性。侵权发生时被控侵权产品的“手指”和权利要求中的“光标”是以基本相同的方式执行基本相同的功能，以获得相同的结果，判断乙公司的产品构成等同侵权。

3、日本

1998年之前，日本法院对在专利侵权判定中对等同原则持消极态度，仅少数法院在个案中适用等同原则。地方法院进行等同判定的要件为“替换可能性”和“替换容易性”。“替换可能性”是指权利要求中的部分技术特征被替换后产生与专利相同的效果，“替换容易性”是指本领域普通技术人员依据专利申请日时的公知技术容易联想到或推导出这种替换[10]。

1998年日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案[11]中首次确定等同原则判定的五个要件：（1）权利要求与被控侵权产品不同的部分不是专利发明的本质部分（非本质部分），（2）该不同部分通过产品中的相应部分替换可以实现专利发明目的，并且可以获得相同的功能和效果（替换可能性），（3）本领域普通技术人员在生产产品时容易想到这种替换（替换容易性），（4）被控侵权产品与专利申请时的公知技术不相同，也与本领域普通技术人员根据专利申请时的公知技术容易推导出的技术不同（非公知），以及（5）在专利申请过程中没有故意将被控侵权产品排除在专利权利要求范围之外的特殊情况（故意排除）。其中，前三个要件的举证责任在于原告，后两个要件的举证责任在于被告。

“无限折动用滚珠花键轴承”案确定的等同侵权判定“五要件”标准受到德国和美国司法影响[12]，综合了等同原则及其限制规则，并对日本的等同侵权判定产生了深远的影响。1998年以后下级法院均按照最高院确定的“五要件”标准对具体侵权纠纷案件进行审理。

回到本案，假如案件发生在日本，在日本进行等同侵权判定时，首先判断权利要求与被控侵权产品的区别（光标）与是否是发明的本质部分。基于该专利说明书记载的内容，该专利的本质部分是拖动体位图到使用者所设想的目标位置，而“光标”并非发明的本质部分。在此基础上进一步判断替换可能性和替换容易性，与上文中中国和美国的判断基本相同，甲公司已经提供了证据证明乙公司的被控侵权产品符合替换可能性和替换容易性要件。至于后两个要件，应当由乙公司提供证据证明其产品可能是公知技术或者甲公司在申请专利时故意排除了侵权产品，而乙公司并未提供相应的证据。基于上述分析乙公司在日本也会被判定构成等同侵权。

4、德国

德国专利等同原则通过最高法院的多个判例确认[13] [14] [15]，并逐渐形成“三要件”标准：（1）对于解决发明特定的技术问题，被控侵权产品采用的替代手段相对于权利要求中对应的技术特征具有基本相同的效果；（2）基于专利披露的内容，技术人员由于他们的专业技能，在专利申请日或优先权日能够联想到替代手段与权利要求对应的技术特征具有基本相同的效果；（3）技术人员能够想到被控侵权产品的替换手段与权利要求保护的技术教导具有相同的效果，也就是基于对权利要求所保护的技术思想的实质含义的思考而容易想到该替代手段就是与该实质含义相对应的客观等价的解决方式。

在德国，即使法院判定被控侵权产品/方法满足“三要件”标准，被控侵权方可以提出“Formstein”抗辩，证明采用被控侵权产品的替代手段在专利优先权日由于缺乏新颖性或者创造性而无法获得授权。

一般认为，德国专利等同原则适用的判断基准时为专利申请日或者优先权日。但这并不意味着专利申请日或者优先权日之后才出现的专利等同替代手段一定会被排斥在专利的等同保护范围之外，因为德国法院对联想的程度要求在新颖性和创造性之间。如果本领域普通技术人员利用专利申请日或优先权日时的现有技术能从专利说明书披露的内容中联想到解决专利同一技术问题的等效技术手段时，也有可能被判定等同侵权。

回到本案，假如案件发生在德国，在德国进行等同侵权判定时，可以确认乙公司的产品符合第一要件标准，利用手指替代权利要求中的光标后能够选中体位图并移动到目标位置，客观上具有光标产生的效果。对于第二个要件，在专利申请日本领域技术人员是否能够想到采用手指替换权利要求中的光标后依然具有光标基本相同的效果，依赖于甲公司提供的证据。目前甲公司提供的证据并不包括专利申请日之前超声设备能够使用触屏的现有技术，而涉案专利文件本身也未记载触屏的技术，因此难以想象用手指去替换光标，不能满足该要件。基于上述分析，乙公司在德国很有可能不会被判定构成等同侵权。

5、英国

iii）本领域技术人员是否会得出结论，专利权人仍然希望将严格遵守专利相关权利要求的字面含义作为发明的基本要求？

受到美国司法的影响，英国也将基本相同的方式实现基本相同的结果引入等同侵权判定原则，但是对于显而易见的判断时间是专利的优先权日而非侵权日。

回到本案，假如案件发生在英国，在英国进行等同侵权判定时可能会发生与德国类似的情况，即在进行第二个问题验证时，在专利申请日本领域技术人员是否能够想到采用手指替换权利要求中的光标后依然具有光标基本相同的效果，依赖于甲公司提供的证据。目前甲公司提供的证据并不包括专利申请日之前超声设备能够使用触屏的现有技术，而涉案专利文件本身也未记载触屏的技术，因此难以想象用手指去替换光标。第二个问题的回答是“否”。基于上述分析，乙公司在英国也很有可能不会被判定构成等同侵权。

四、结语

通过对各国等同侵权的判定原则进行梳理，我们认为各国都在实践中基于判例为等同侵权提供了相对明确的判断方法，不同国家之间的等同原则存在较大差异，尤其是判断是否容易联想到被控侵权产品替代特征的时间点上，美国、中国和日本都是以侵权时进行评估，而德国和英国是以专利的优先权日进行评估。正如我们在文中分析的，同样的产品面对相同的专利文本，在不同的国家可能被判定侵权的结果不同。

专利等同侵权判定是非常复杂而有争议的司法问题，随着案件的审理各国等同原则可能会发生变化，实践中权利要求和产品技术特征的划分、等同限制规则的适用也常常引发较大争议，影响权利要求保护范围的解释以及最终的裁判结果。因此，在等同侵权的争议中仍然需要仔细评估案件的具体情况，按照当地的司法实践依靠专业的法律意见来确定专利侵权纠纷中各方的权益和责任。