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驰名商标是知识产权领域的重要概念，对驰名商标提供相对于普通商标而言更有力的法律保护是商标法的重要内容。随着实务发展，驰名商标按需认定逐渐成为争议焦点之一。本文将分析驰名商标按需认定原则的产生、内涵与适用情形，探讨哪些情形属于确有必要对商标是否驰名作出认定的情形。

 

 

一、驰名商标按需认定原则的产生

 

在我国，按需认定原则的提出直接是针对驰名商标认定的异化现象[1]，强调驰名商标的认定必须为审理案件所必需，旨在防止当事人单纯地获取驰名商标的认定，不正当地追求法律保护以外的其他意义。

2003年，国家工商行政管理总局颁布《驰名商标认定和保护规定》[2]，同时废止《驰名商标认定和保护暂行规定》（1998年修订），将驰名商标的主动认定、批量认定修改为被动认定、个案认定。

在民事案件中，驰名商标按需认定首见于2009年4月23日最高人民法院发布的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号）。

第二条规定：在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

第三条规定：在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。

2013年《商标法》第三次修订，相当程度上以法律的形式阐述了“按需认定”原则[3]，即第十四条规定“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。

2014年7月3日，《驰名商标认定和保护规定》第四条列明驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则，但在第三条中继续采用“根据当事人请求和审查、处理案件的需要……认定和保护驰名商标”的表述。

2017年1月，国家知识产权局在《商标审查及审理标准》（2017年修订）下编第十章“驰名商标的审查审理”章节中将“按需认定”原则列为驰名商标认定的基本原则，与个案认定原则、被动保护原则并列。

基于上述立法和司法的发展，“按需认定”原则已成为驰名商标认定的基本原则。

 

 

二、按需认定原则的含义

 

随着驰名商标认定与保护实践的不断深入与规范化，对驰名商标按需认定原则先后出现了不同角度的解读。有学者将之总结为“是否认定驰名商标应取决于当事人的需要”、“只有为处理案件所需之目的才得认定驰名商标”、“是否认定驰名商标应考虑不同的请求权基础”三种理解[4]。

2021年11月，国家知识产权局发布《商标审查审理指南》，其中明确“按需认定”，是指“如果根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对当事人商标予以保护的，或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益可能受到损害的，商标注册部门无需对当事人商标是否驰名进行认定”。

商标局对此进一步解读为，在驰名商标认定上，不仅应当坚持“因处理案件之必要”、“符合法定要件”，还应当遵循“用尽其它方式无法救济”等前提[5]。

我们理解，有关部门按照被动保护原则，只有在当事人提出请求的情况下才能讨论是否有必要审理商标是否驰名，但并不必然审理。只有本案被诉行为的成立需以驰名商标认定为构成要件时，有关部门才审理商标是否驰名。若被诉行为因不具备法律规定的其他要件而不成立时，则对所涉商标是否驰名不予审查。而且，若以其他方式能够保护当事人的权利，则不再启动驰名商标的认定。

 

 

三、按需认定的适用情形

 

根据法律规定，按需认定的适用情形主要如下。

1.对已注册驰名商标的跨类保护

 

• 法律依据：《商标法》（2019年修正）第十三条第3款 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
   
   
   
   
• 典型案例： 银联公司驰名商标保护案[6]
  
  在该案中，原告主张第36类第8071055号“闪付”商标、第18248132号“云闪付”商标属于驰名商标。被告开发、推出并运营名为“闪收”、“云闪收”的计算机软件和手机应用，使用侵权标识，并对上述软件进行宣传和推广。上海知识产权法院一审、上海市高级人民法院二审均认定涉案两项商标在第36类金融服务等服务类别上构成驰名商标，能够获得跨类保护。被诉行为侵犯了银联公司驰名商标享有的合法权益。

 

 

 

 

 

• 案例评述：此为较为典型的情形。相对于普通商标的专用权范围是注册的商品/服务类别，驰名商标能够获得跨类保护。原告主张其在第36类金融服务等服务类别上的商标属于驰名商标，被告在不相同、不类似的计算机软件和手机应用服务上使用相似标识。本案涉及对原告已注册商标进行跨类保护，需对是否构成驰名进行认定。

2.对未注册驰名商标的非跨类保护

 

• 法律依据：《商标法》（2019年修正）第十三条第2款 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

 

 

 

• 典型案例：“拉菲”未注册驰名商标认定案[7]
  
  在该案中，被诉行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，法院认为对于被诉行为是否成立的相关判断须以“拉菲”在被诉行为发生时是否属于未注册驰名商标作为事实依据，本案有必要认定“拉菲”是否属于未注册驰名商标。

 

 

 

• 案例评述：我国采取商标注册制，如未申请注册，则不能通过商标专用权制度禁止他人使用相同或近似商标，但未注册的驰名商标为例外。当然，未注册驰名商标的保护范围限于相同或类似商品或服务，无法获得跨类保护。

3.对抗其他注册商标

 

• 法律依据：《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。

 

 

 

 

• 典型案例：“小米”驰名商标案[8]

   

   
   
   
   
   
  在该案中，原告小米科技公司于2010年4月21日申请注册“小米”商标，于2011年4月28日核准注册，核定使用商品为第9类，包括便携计算机、可视电话、手提电话、手提无线电话、计算机游戏软件等。江苏省高级人民法院二审认为涉案“小米”商标在2011年11月23日“小米生活”商标申请注册时已为相关公众所熟知，认定“小米”商标构成驰名商标。被告在不同类别商品上申请注册的“小米生活”商标系摹仿小米科技公司已经注册的涉案“小米”驰名商标。

 

 

 

• 案例评述：根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2020修正）第一条第2款之规定，注册商标之间的争议应先由行政机关解决。但是，如果该注册商标是涉嫌侵犯他人在先的已注册驰名商标，即驰名商标与注册商标之间出现权利冲突，只要未超过商标法所规定的宣告无效期限以及在该商标申请注册时在先要求保护的商标已经驰名，则法院有管辖权，无需行政程序优先。

4.突破无效宣告5年时间限制

 

• 法律依据：《商标法》（2019修正）第四十五条第一款 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

 

 

 

• 典型案例：“奥普aopu”商标无效宣告案[9]
   
   

   

  本案中，争议商标由某公司于2001年3月27日提出注册申请，2002年3月28日获准注册，核定使用商品为第6类金属建筑材料。杭州奥普公司于2009年11月6日对争议商标提出无效宣告请求，已超出五年法律时效。因此，杭州奥普公司是否可以请求宣告诉争商标无效，需要首先认定杭州奥普公司主张的引证商标是否构成驰名商标以及诉争商标的注册是否具有恶意。一二审法院均认定在引证商标在诉争商标申请注册日之前为第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标，查明认定争议商标的注册行为具有恶意，两商标共存已误导公众、损害驰名商标注册人利益，最终认定诉争商标的注册违反2001年的商标法第十三条第二款的规定。

 

 

 

 

• 案例评述：注册商标权无效宣告制度是指就已经注册的商标而言，由于该商标在申请注册时便存在不予注册的绝对理由或相对理由，经国家知识产权局宣告该注册商标无效，从而消灭商标权。其中，如为不予注册的绝对理由，可由商标局主动发起或由其他主体提出请求而启动，且无时效限制。如为不予注册的相对理由，则由在先权利人或利害关系人提出请求，且有五年的时效限制；但针对恶意注册的情形，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

 

 

四、按需认定适用的新发展

 

如上所述，按需认定原则的内涵之一是“用尽其它方式无法救济”，如能通过其他方式获得保护，则不再认定驰名商标。

例如，在福耀玻璃工业集团股份有限公司与十堰飞友电气股份有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案中[10]，武汉市中级人民法院认为，驰名商标保护制度并非旨在授予荣誉称号。原告自认在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联的类别及商品或服务上均有注册商标，但本案却不主张，仅试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类别保护，有违该制度之初衷。

但近年来，在法律法规明确规定的上述适用情形之外，司法实务出现了新的适用情形。如权利人已经在同一种或类似商品上注册取得了防御商标，但依据该项注册商标无法获得与驰名商标同等水平的保护的情况下，部分法院仍对商标是否驰名进行认定。

典型案例为索菲亚家居股份有限公司与吕小林、尹丰荣等侵害商标权纠纷[11]。索菲亚公司对第6类商品上的第4287169号“索非亞”商标享有权利，第6类商品与被诉侵权产品不存在跨类保护，但索菲亚公司是第20类商品上的第1761206号“索非亞”商标作为权利基础提起诉讼。浙江省高级人民法院二审认为，第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标未长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，即便商标侵权行为成立，权利人难以获得较高的赔偿数额以弥补损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰，进而认定本案有必要对涉案商标是否驰名作出认定。

上述适用情形支持商标权人选择诉讼策略通过认驰获得更有力更充分的保护，能否获得同等程度的损失赔偿成为了按需认定的考量因素之一。驰名商标的按需认定原则为商标保护提供了一个平衡框架，既能维护驰名商标的合法权益，又避免了对其他市场参与者的过度限制。在未来的立法和司法实践中，如何进一步明确驰名商标的保护边界，以及如何在个案中具体适用按需认定原则，将是知识产权法持续讨论的课题。

 

[1]杜颖：《理性对待驰名商标按需认定原则》，http://www.chinacourt.org/article/detail/2022/11/id/7021355.shtml

[2]已被《驰名商标认定和保护规定》（2014年7月3日发布；2014年8月3日实施）废止

[3]详见《<商标审查审理指南>重点问题一问一答——驰名商标的审查审理》

[4]杜颖、何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，载《电子知识产权》2020年第8期，第20页

[5]同脚注3

[6]案号为（2021）沪民终410号

[7]案号为（2015）沪知民初字第518号

[8]案号为（2019）苏民终1316号

[9]案号为（2017）最高法行申2986号

[10]案号为（2017）鄂01民初101号

[11]案号为（2016）浙民终794号。该案入选2017年中国法院50件典型知识产权案例、2017年浙江法院知识产权司法保护十大经典案例