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投融资过程中知识产权尽职调查的新型武器

作者：唐华东

尽职调查（Due Diligence，简称DD）是指企业在投资并购时，对目标公司资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。从买方或者投资方的角度来说，尽职调查也就是风险管理。投资方通过实施尽职调查来弥补买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时投资方可以决定是否继续进行投资活动。对于以技术创新为核心的高技术企业来说，知识产权尽职调查是一个非常重要的部分。本文主要介绍投融资过程中知识产权尽调的新型武器——专利技术尽调。

以医药领域的投融资为例。众所周知，随着中美贸易战的进行，美国的民粹主义开始抬头，美国从政府到民间开始对于华人研究人员采取提防，甚至排挤的态度，另一方面，国内的医药创新环境也越来越好，国家不断出台鼓励创新的医药政策，吸引越来越多留美的华人科学家开始回国创业。然而项目固然越来越多，也不可避免的出现了鱼龙混杂的局面。如何从纷繁芜杂、琳琅满目的各种项目中准确找到合适的投资标的，成了摆在众多投资人面前的一个重要难题。

过去的2017年到2018年上半年是医药投资的一个高峰，只要是跟创新药相关的项目，总不缺资金捧场，而2018年下半年，随着中美贸易战开打，股市暴跌，天量资金蒸发，资金流动性趋于紧张，投资人也趋于冷静，目前更多的投资人对于新的项目更多的是在攥着钱观望，真正扣动扳机的不多。

对于不同的投资机构，资金池的大小决定了对风险的承受能力，投资团队人员的配置决定了对项目本身的理解能力，自有的经验公式决定了对于项目可行性的判断能力，与科研界的关系决定了项目的开源能力。然而，VC/PE投资的本质是概率事件，没有人能够能掐会算、未卜先知，谁家的钱也不是大风刮来的，再有经验的投资人面对一个新的项目，心中也不免忐忑。资金规模短期难以改变，人才不是说有就有，经验公式更是多年的积累，项目生态也不是一天形成的，在基本的内核相对稳定的前提下，如何借助外力提高投资成功率就成为投资机构在新的投资形势下比别人抢先一步的捷径。

据著名的内资创业投资机构——达晨创投披露的数据，2000年成立以来，达晨投资的金额超过130亿元：

看过的企业，超过百万家=1,000,000；

尽调过的企业，超过10000家=10,000；

成功投资的，超过350家=350；

最终上市的，达到53家=53。

这里大家可以看到，即使经过尽调，最终成功投资的企业仅占3.5%，其余的9650家企业也许通过尽调之后发现了重大缺陷而被pass，也许通过尽调之后没有发现重大缺陷而进行了投资，但是不幸的是投资失败。根据经验数值，大概2/3的企业是通过尽调之后发现了重大缺陷而被pass，那么也就意味着仍然有大约1/3的企业（3000家左右）是通过了尽调，但是最终投资失败。算下来，也就是说，通过尽调的企业，仍然有90%的可能性在投资后失败。可见，怎样通过尽调发现更多潜在的风险，是投资中非常重要的环节。

对于被投企业，投资机构重点关注三个方面能否形成行业壁垒：技术壁垒、资源壁垒、市场壁垒。资源壁垒与市场壁垒通过常规的外部尽调与分析通常都可以得到相对明确的结论，并且短板也相对容易通过后天补足。然而，在技术创新为核心的医药行业，其技术壁垒是通过常规的法律尽调手段难以评估的。不用说深层的分子生物学机理或者临床数据，就连基本的医学、生物学常识，对于一个非本专业出身的人士都难以理解，甚至在医药的细分领域中，生物大分子、基因序列这些生物技术的基本术语对于一个普通学化学出身的技术人员都如同天书一般。这就造成了医疗行业相比其他领域，尤其互联网、TMT领域的专业要求更高，投资逻辑相差很大。由此可见，尽管很多投医药健康领域的基金团队中配置了有医药专业背景出身的人才，但这仅仅保证了投资人可以“理解”候选的项目是在说什么，或者通过同样是本行业的内部人士了解到一些相关的行业内幕，但是要想更深入掌握项目的技术内核仍然不够。

为了排除更多潜在的风险，近年来，越来越多的投资机构开始在常规的知识产权尽调之外，采用专项的专利技术尽调来提高尽调的成功率。所谓专项的专利技术尽调指的是专利技术尽职调查，即通过专业的专利律师对候选项目公司的核心技术的先进度、侵权风险等进行分析评估。

常规的知识产权尽调涉及专利的部分主要关注：

1、有效性及权属状况，例如目标公司的专利申请、审查、授权情况，有无权属纠纷等；

2、专利质押、抵押、许可、转让等运营情况；

3、与专利权相关或者与专利权协议相关的诉讼、仲裁等涉诉情况。

这些内容通过问卷调查或者从公开渠道进行查询获得相应的信息。但是对以技术创新作为企业核心竞争力的医药企业来说，常规的知识产权尽调就无能为力了。例如，企业创始人声称自己的技术属于国际领先的技术，已经申请多项专利，投资人大喜，大笔投入，两年后，所谓已经申请的专利纷纷被驳回，企业无法建立技术壁垒，投资失败。又如，企业创始人声称自己的技术从国外带回来，已经证明有效，并且申请多项专利，部分专利已经授权，依托该技术的产品管线丰富，投资人大喜，大笔投入，两年后，产品上市，被境外公司控告侵犯其专利权，法院判决停止侵权并赔偿，投资失败。再如，企业创始人声称自己的技术先进，已通过多项授权专利保护，投资人大喜，大笔投入，一年后产品上市，后续企业纷纷根据模仿，市场占有率被瓜分，企业连忙对竞争对手发起侵权诉讼，结果用于维权的专利被无效，技术壁垒崩塌，投资失败。这些风险，通过常规知识产权尽调无法排查，而通过专利技术的先进度分析（专利授权前景或者专利稳定性分析）、技术侵权风险分析则可以刺透表层的华丽的包装，直达技术核心，排查上述种种风险。下面就分别介绍一下这两种特殊的技术调查：

技术先进度分析（专利授权前景分析）

即，通过检索现有技术文献，包括公开发表的专利和非专利文献，来寻找与目标技术方案最接近的现有技术方案，并在此基础上判断目标技术的新颖性、创造性高度等，进而判断目标技术是否具有专利授权的前景，或者目标技术的专利是否存在被无效的可能性。

主要的步骤分两部分：

（1）信息检索；

（2）判断技术先进度或者创造性高度。

检索的难点在于：（1）理解和拆分目标技术方案的技术要素并确定正确的检索策略。信息检索的关键在于从海量的公开信息中找到与目标技术方案最相关的信息。有人说，百度一下，你就知道，还有人说万事问谷歌，在专利检索领域都是纯外行的理解。真正的检索需要通过专业的手段在专业的数据库中进行。中文、英文关键词的确定，关键词、分类号的确定、拆分和组合，截词符、通配符的使用，检索式的构建，全文检索、引文检索、追踪检索等检索策略的综合使用，查全率与查准率的平衡等等都是检索的基本功。国家知识产权局的专利审查员们在正式上岗之前，光检索技能的培训就脱产6个月，更不用说正式上岗审查之后的各种进阶培训和交流了，笔者从老东家离职的时候，恰逢老东家开始搞专利检索能力评估测试等级认证，这个认证是对现役审查员的检索能力进行评级的一个机制，这意味着即使是天天做检索工作的审查员，检索能力也分三六九等；（2）合适的数据库，目前绝大部分的商业数据库都是收费的，免费的数据库要么数据收录不全，要么提供的检索入口和功能受限，要么看不了全文。除了国家知识产权局的国家队用的数据库之外，目前市面上好用的专利数据库主要是德温特专利数据库、智慧芽、合享新创的Incopat数据库等，非专利数据库就多了，几十上百种都有，但是收录最全，集成度最好的就是国家图书馆和清华、北大、协和的图书馆了。

创造性高度的判断是根据检索到的现有技术文献来评估目标技术相对于现有技术是否具有新颖性、创造性的过程。这个步骤跟一般意义上的理解也不太一样。非专业人士可能会想，这还不简单，看一下检索到的文献，跟目标技术方案是不是类似不就知道有没有创造性了？其实不然，非常类似的技术方案不一定没有创造性，而跟现有技术有很多地方不同的技术方案反而有可能不具备创造性。跟检索相比，进行创造性高度判断的门槛更高，如果说检索的时候，还可以凭借百度、谷歌等常规工具碰碰运气，那么判断创造性高度就需要采用国家知识产权局颁布的《专利审查指南》中规定的“三步法”来进行判断，非专业人士就力所不及了。

技术/产品侵权风险分析

即，通过对于目标技术方案和/或目标产品在已经公开或授权的专利文献中进行检索，寻找保护范围覆盖了目标技术方案和/或目标产品的专利，在此基础上判断目标技术方案和/或目标产品是否已经或者将要侵犯别人的专利权。这个分析的要求更高，除了上面提到的对于检索水平的门槛要求之外，还要求进行分析的人员懂得专利侵权的判断标准，既要明白什么是直接侵权，还要明白什么是间接侵权，既要明白什么是字面侵权，还要明白什么是等同侵权。能够进行这种判断的基本上非专利律师莫属了。

侵权风险分析的流程如下图所示：

不同能力水平的专利尽调可以参照下表的分级：

当然，除了上面两种特殊的技术尽调手段之外，还可以通过更多专利分析的手段针对不同阶段、不同类型的企业进行不同层次的调查，例如：针对产品相对单一、明确但跟进、仿制相对容易的企业，可以通过专利保护范围分析来看，核心产品或技术是否得到专利保护，是否成功建立了技术护城河；针对竞品和竞争对手较多的企业可以通过竞争对手分析，将目标公司与领域内主要竞争对手专利申请情况对比分析，可以评估目标公司在技术领域中的相对技术实力，以及预判有可能与竞争对手发生冲突的领域；针对存在侵权风险但其他方面又不错的目标公司，可以通过专利技术规避设计分析来进一步挖掘内在潜质。

总之，万变不离其宗，对于以技术创新为核心的医疗领域的企业来说，无论主营业务如何，技术才是立身之本。投融资过程中通过针对技术内核的法律尽职调查可以牵一发动全身，排除常规尽调发现不了的潜在风险，从而提高投资成功率。